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Apr 24, 2023

ドリルビットも抽象的なアイデアになりましたか?

Di seguito è riportato un guest post davvero eccezionale dell'Università della California, San Francisco School of Law.

以下は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校法科大学院の Jeffrey Lefstin 教授による本当に素晴らしいゲスト投稿で、機能上の制限によりドリルビットの要約が主張されていると認定した最近の ITC の決定に焦点を当てています。

ジェフリー・レフスティン著

最高裁判所がメイヨー対プロメテウスの判決を下してから間もなく、私はファンク・ブラザーズ以降の歴史の一部に基づいて、通常の工業プロセスや組成物に関する特許はメイヨーの後は適格でなくなる可能性があることを示唆する記事を書きました。 CAFCがメイヨとアリスを解釈した結果、その一部は実現しました。 物議を醸したアメリカン・アクスル対ネアプコ事件において、連邦巡回裁判所は、自動車ドライブシャフトの製造プロセスに対する請求は、その請求が「自然法則」に向けられたものであり、それ以上のものではないとして、第101条に基づき不適格であると判示した。 そして、ユウ対アップル事件において、連邦巡回裁判所は、デジタルカメラに向けられた請求は「抽象的なアイデア」として不適格であると判示した。

この傾向の最新の展開は、特定の多結晶ダイヤモンド圧縮体およびそれを含む物品に関する第 337 条調査における国際貿易委員会の決定です。 [2022-10-26 [DI 783166].委員会の意見] ITCは、初期決定を肯定し、ドリルビットに使用できるダイヤモンド複合材料に向けられた主張されたクレームのすべてが、§101に基づく「抽象的なアイデア」として適格ではないと認定した。 。

この訴訟のクレームは、回転ドリルビットなどの工具の切削要素として使用できる多結晶ダイヤモンド成形体 (PDC) に向けられていました。 PDC は、基板に結合されたダイヤモンド含有層 (「テーブル」) で構成されます。 ダイヤモンドテーブルは、ダイヤモンド粒子を通常コバルトを含む金属溶媒触媒と混合することによって製造されます。 基材とダイヤモンドと触媒の混合物が熱と圧力を受けると、ダイヤモンド粒子は互いに結合し、また基材にも結合します。

これらの特許は、少なくとも 7.5 GPa の高圧で PDC を製造する技術に基づいています。 特許明細書によると、これらの条件下で製造された PDC はダイヤモンドの結合と密度が向上し、その結果、熱安定性と耐摩耗性が向上します。

主張されているクレームは、次の 3 種類の特性に関してダイヤモンド テーブルを定義しています。(i) ダイヤモンド粒子のサイズなどの構造特性。 (ii) 成形体で達成される熱安定性や耐摩耗性の程度などの性能尺度。 (iii) テーブルの導電率や保磁力などの他のパラメータ。これらは、残留金属溶媒触媒の量やテーブル内のダイヤモンド粒子間の距離を反映するといわれています。[1] 代表的なクレームは米国特許第 10507565 号に基づくもので、この訴訟で争点となっているクレームの制限が強調表示されています。

多結晶ダイヤモンド成形体であって、

多結晶ダイヤモンドテーブル、多結晶ダイヤモンドテーブルの少なくとも未浸出部分は以下を含む：

ダイヤモンド対ダイヤモンド結合を介して互いに直接結合して格子間領域を画定する複数のダイヤモンド粒子であって、約３０μｍ以下の平均粒子サイズを示す複数のダイヤモンド粒子と、

触媒が格子間領域の少なくとも一部を占める。

多結晶ダイヤモンドテーブルの未浸出部分約115 Oe～約175 Oeの保磁力を示す;

多結晶ダイヤモンドテーブルの未浸出部分約1200 S/m未満の平均電気伝導率を示します。 ; そして

多結晶ダイヤモンドテーブルの未浸出部分熱安定性を示します、立旋盤テストで失敗する前に、切断距離によって決定されます。少なくとも約1300メートル。

主張されたすべてのクレームは、§ 112 に基づく実施可能化異議申し立てに対して支持されました。しかしながら、初期決定では、主張されたすべてのクレームは「抽象的なアイデア」に向けられたものであり、したがって、§ 101 に基づく特許適格な主題ではないと認定され、委員会はそれを確認しました。

ITC はどのようにしてそのような結果に達したのでしょうか? この推論は必ずしも理解しやすいわけではありませんが（初期決定は、クレームに記載されている電気的および磁気的特性を「発明というよりも根拠がない」として却下しました）、欧州委員会の決定の核心は、クレームには望ましい特性が記載されているが、本質的な特性は記載されていないという認定です。これらのプロパティを実現する方法:

ここでの主張は、強化されたダイヤモンド間の結合から得られる可能性があると仕様書が想定している PDC の一連の目標をカバーしています。 特許請求の範囲には、請求された特性を達成する方法が記載されていない。 各特性の望ましい値の範囲を列挙するだけです。

委員会は、仕様書が、記載された特性を備えた PDC を作成するために必要な条件と投入材料を教えていた可能性があることを認めました。これは、実現可能性の欠如が示されていないという委員会の調査結果と一致しています。 しかし、それらの条件は特許請求の範囲には記載されていませんでした。 同委員会によると、American Axle対Neapcoにおける連邦巡回裁判所の判決に基づき、「製造プロセスの請求されていない特徴は、『不適格主題の領域から[請求を]取り除く機能を果たせない』」(American Axleの引用)とのこと。 したがって、クレームは、望ましい特性を備えたダイヤモンド テーブルの結果または目標、つまり § 101 に基づく抽象的なアイデアのみを対象としていました。

したがって、欧州委員会は、効果または結果によって主題の一部を定義する組成物または製造クレームは、クレームされた材料が製造されるプロセスを追加的に記載する場合にのみ、第 101 条に基づいて特許適格であると判断した。 それ以外の場合、その主張は、その結果を達成するという抽象的な概念のみを対象としています。

それは注目すべき提案です 、そして法律の抜本的な変更を意味するでしょう。 なぜなら、クレームが現在第 112 条に具体化されている明確性と開示要件を満たしている限り、組成クレームまたは製造クレームは機能または結果によって部分的に定義できるということが長い間解決されてきたからである。

ゼネラル・エレクトリック対ウォバッシュ・アプライアンス事件、304 US 364 (1938) で最高裁判所が「まさに新規性の点で便利な関数型言語」を非難してからしばらくの間、特許庁と裁判所がその使用に敵対的であったことは事実である。構成を定義するための「機能的」制限。 In re Fullam、161 F2d。 247 (CCPA 1947) では、税関および特許控訴裁判所は、新規な研磨粉末の使用を記載した焼き付け樹脂仕上げの研磨方法に関するクレームを検討しました。この粉末は、凝集物を形成する性質によってのみクレームで特徴づけられています。磨耗した素材で。 CCPAは、クレームが材料を「それが何であるかではなく、それが何をするかという点で」定義している場合、そのクレームは「機能的」であるため、ゼネラル・エレクトリックの下では特許対象外であると判断した。 この理論は、In re Fisher, 307 F.2d 948 (CCPA 1962) まで存続し、そこで CCPA は、その効力によって定義されるホルモン濃縮物に対する主張の拒否を確認しました。 現在、1952 年法第 112 条（現在は第 112 条(b)）に基づく不特定性の問題として枠組み化されているが、裁判所は、「濃縮物が何であるかではなく、その濃縮物が何をするか」を定義しているため、この請求は無効であると判断した。 裁判所は、請求の範囲が不明確であること、または請求が開示よりも広範であることを理由に、これらの請求を無効にしませんでした。 むしろ、構成を定義するための関数型言語の使用は、クレームを無効にするのに十分でした。

しかし、In re Fuetterer, 319 F.2d 259 (CCPA 1963)[2]でフラム教義に疑問を投げかけた後、CCPAはIn re Swinehart, 439 F.2d 210 (CCPA 1971)でそのような主張を支持してこの問題を最終的に解決した。 ）。 スワインハートは、赤外線透過性クリスタル（とりわけ、熱追尾ミサイルの前面窓に有用）に関する以下の主張を検討した。

24. 赤外線に対して透明で熱衝撃に耐性のある新しい組成物。これは、ほぼ共晶の割合で存在する 2 つの成分の凝固した溶融物であり、成分の 1 つは BaF2 であり、もう 1 つは CaF2 です。

特に、フッ化バリウムとフッ化カルシウムの共融組成は従来技術で知られている。 赤外線透過性および耐熱性の望ましい特性は、本開示に記載されている製造条件から生じた。 この開示には、「本発明の本質的な特徴は、制御された条件下で本発明の物体を成長させることである。」とさえ述べられている[3]。したがって、多結晶ダイヤモンド圧縮体の特許請求の範囲と全く同様に、この請求の範囲には結晶の望ましい特性が記載されているが、記載されていない。それらの特性がどのように達成されたかを述べてください。

特許庁は、BaF2 と CaF2 のすべての共晶混合物がクレームに記載されている赤外線透過性と耐熱性の特性を備えているわけではないため、このクレームを「機能的」であるとして却下しました。 CCPAは拒否を覆し（そしてフィッシャーを明確に却下し）、楽曲を「それが何であるかではなく、何をするかによって」定義することには本質的に何も問題はないと判断した。 法廷は、そのような定義様式を使用することによる唯一の問題は、(1) 機能的特徴が先行技術に固有のものである場合、新規性が欠如する可能性があること、および (2) 文言がクレームに含まれる主題を描写するのに十分に正確ではなかった場合、第 112 条に基づく不明確の可能性、および (3) クレームの範囲が広いため、実施可能範囲などの問題が生じた場合、第 112 条に基づく不十分な開示の可能性。

その後の訴訟では、クレームが結果または効果によって組成を定義できることが確認され、その結果はクレームに記載されている化学的または構造的特性のみから導かれるものではなく、クレームされていない製造プロセスに依存するものでした。 例えば、In re Miller, 441 F.2d 689 (CCPA 1971) では、問題のクレームは、部分的には所望の結果（焼結時の引張強度など）によって定義され、部分的には「無償」特性によって定義される粉末PFTE組成物について言及している。 (絶縁耐力など)、列挙された特性は粉末を粉砕するプロセスから生じたものです。 調製物に由来する特性を含めることは、特許庁でも何の問題も引き起こさなかったが、この事件での問題は、粉末を型内で焼結した場合にのみ現れる特性によって粉末を定義できるかどうかであった[4]。 同様に、In re Roberts, 470 F.2d 1399 (CCPA 1973) において、裁判所は「ベル テストで測定した表面摩擦係数が約 0.40 未満である波形ポリエチレン テレフタレート フィルム」に対する請求を承認しました。摩擦の低減は、明細書に開示されている製造工程から生じるが、特許請求の範囲には記載されていない。 CCPA によれば、「所望の摩擦特性をもたらす特定のステップが請求項に含まれていないことは欠陥ではない。請求項は請求された発明の限界を定義しており、本発明がどのようなものであるかを詳細に説明するのが明細書の役割である」実践されること。」

この権限系統は決して時代遅れではありません。 つい最近の2017年には、BASF対ジョンソン・マッセイ事件、875 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2017)において、連邦巡回裁判所はスワインハートに頼って、関数型言語で構成を定義したクレームを無効にした地方裁判所の破棄を取り消しました。 この訴訟における委員会と非常によく似ており、地方裁判所は、「実際の構成ではなく、その構成が示さなければならない演奏特性を述べている」という理由で、無期限の請求を無効とした。 CAFCはこれを取り消し、クレームがNautilusの合理的な確実性の基準を満たしている限り、関数型言語は許容されると判断した。

しかし、それはすべて今日の特許適格制度が導入される前のことであり、連邦巡回裁判所がAmerican Axleを決定する前のことでした。 ピーター・メネル教授と私がアメリカン・アクセル事件で最高裁判所に裁量権を与えるよう求める法廷準備書面を提出したとき、私たちが主張した点の一つは、発明の実施方法の記載がされていないとされるクレームを第101条の問題とすることで、連邦巡回裁判所は事実上、第 112 条に取って代わった。第 112 条では、開示が何を教示しているかについての事実調査が求められているのに対し、アメリカン・アクセルは、第 101 条の下で唯一問題となるのは、「表面上の主張」が特定の結果に到達する方法を記述しているかどうかであると教示している。

少なくともAmerican Axleでは、クレームが§112の要件を満たしているかどうかという疑問があったかもしれない[5]。 したがって、アリスが「見たらわかる」となったのと同じように、アメリカン・アクスルの結果を、第 112 条に基づく特許性の欠如に関する「見たらわかる」テストとして正当化できるかもしれない。 -it は特許性の欠如をテストする § 103。しかし、多結晶ダイヤモンド成形体については、欧州委員会は特に、実施可能性の欠如が証明されていないことを発見した。 それにも関わらず、これらの主張は解決策ではなく結果を対象としたものであるため、第 101 条に基づいて無効でした。

おそらく驚くべきことかもしれないが、委員会の決定はアメリカン・アクスル社のアプローチを論理的に発展させたものである。 American Axle の言葉を借りれば、「主張されていない特徴は、メイヨー/アリス分析のステップ 1 またはステップ 2 とは無関係です」。 ロバーツ法における特許法の基本的真理についての CCPA の明確化（特許請求の範囲は発明の限界を定義し、明細書は発明の実施方法を詳述する）は、アメリカン・アクセルに倣い、もはや良い法律ではないのは間違いありません。

むしろ皮肉なことに、欧州委員会の特許適格性分析は、Classen Immunotherapies の次の引用から始まります。[6] 「特許適格な主題の記述は、1790 年の最初の特許法以来、実質的に変わっていない。」 しかし、欧州委員会がアメリカン・アクスルの適用を正しければ、最高裁判所と連邦巡回裁判所は数十年にわたる特許法学を一掃したことになる。 疑いもなく、CCPAの裁判官たちは、ここでは言及しなかったフテラー、スワインハート、ミラー、ロバーツ、および同様の訴訟における主張がすべて「抽象的なアイデア」であることを知ったら驚いただろう。なぜなら、その主張は「特徴」に応じた機能を述べているからである。主張されていない。」

そして、In re Fisher, 427 F.2d 833 (CCPA 1970) や Amgen v. Chugai, 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991) のような訴訟で、法廷がバイオテクノロジーのクレームの有効化をめぐって争ったとき、クレームは引用されていました。生物学的活性によって定義される分子の場合、請求項には望ましい活性を達成する方法が記載されていないため、裁判官は実施可能事実についての骨の折れる調査を避けることができたはずである。 そして今日、最高裁判所は、係争中のアムジェン対サノフィの使用可能化訴訟において、大幅な時間を節約することができます。なぜなら、その請求は、明らかに、PSCK9とLDLRタンパク質の相互作用をブロックする抗体の「抽象的な考え方」に向けられているからです。それらの抗体がどのようにして得られるのかを特定することはありません。

委員会の決定は現在控訴中である。 もしその気になれば、ヴァンダが治療方法が抽象的な概念に向けられていないという臨時の規則を課したのと同じように、連邦巡回裁判所が、物質の組成は抽象的な概念に向けられていないと主張する臨時の規則でこの事件を解決する可能性があることは疑いない。自然法則。[7] しかし、American Axle (そして最終的にはメイヨー) のより深い教義的および歴史的誤りに対処しない限り、法廷は今日の特許適格制度の漏れる穴に際限なく指を突っ込むことになるかもしれない。 ある時点で、私たちはこの建物全体が腐った基礎の上に建てられているので、もしかしたら一掃されたほうがよいのではないかと考えるようになるかもしれません。

= = = = =

[1] 触媒の残存量が少なく、粒子間の距離が短いほど有利です。

[2] フテラー氏は、現在第 112 条 (f) として記載されている機能的表示に関する 1952 年の法律の新しい規定を引用しました。 CCPA のその後の組成物に関する判例法のすべてではありませんが、その一部もこの規定に依存していました。 スワインハートはこの条項に基づいていないが、裁判所はそのアプローチが議会の意図と一致している証拠として受け取った。 CCPA は、In re Barr, 444 F.2d 588 (CCPA 1971) において、機能的クレームの使用を化合物のラジカルグループ (組成物中の成分と比較して) まで拡張しました。

[3] 米国特許第 3,766,080 号。 これらの技術は、開示では「従来の結晶成長技術」として説明されている。

[4] CCPAによれば、そのように定義される可能性があります。

[5] アメリカン・アクセル事件では、地方裁判所は被告らの無期限異議申し立てを棄却し、被告らは実施可能性や書面による開示の欠如を提起しなかった。

[6] 659 F.3d 1057、1063 (Fed. Cir. 2011)。

[7] しかし、不気味なことに、クロマデックスにおける連邦巡回裁判所の最近の判決は、代替分析としてメイヨー/アリスの二段階調査を組成クレームに適用している。

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